O Tribunal Regional
Federal (TRF) da 2ª Região confirmou a anulação da marca Figgo em
processo movido pela detentora da Fico, mesmo após o prazo para
contestar o registro ter vencido. O desembargador Paulo Espírito Santo,
relator do caso, considerou a ocorrência de má-fé, com base na Convenção
da União de Paris, para permitir que o processo continuasse a correr.
A ação foi proposta pela Israco Indústria e Comércio, detentora da Fico, que pedia a anulação do ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que concedeu o registro da marca Figgo em 2007. Na 1ª instância, o magistrado decretou a nulidade do registro e condenou a empresa a não usar a marca sob pena de multa diária de R$ 10 mil, a partir do trânsito em julgado da sentença.
No TRF, os desembargadores negaram o pedido do detentor da marca Figgo e do INPI, mantendo a decisão do juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes.
Em seu voto, o desembargador citou o artigo 6º da Convenção da União de Paris, segundo o qual não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição do uso de marcas registradas ou usadas de má-fé.
No processo no TRF, o então detentor da marca Figgo alegou que não foi comprovada a má-fé e, por isso, deveria ser aplicada a prescrição, que teria ocorrido em outubro de 2012. A ação foi proposta somente em janeiro de 2013.
De acordo com a empresa, atitudes passadas demonstraram sua boa-fé, pois ela já havia pedido o registro da marca Ficco, mas desistiu após ser avisada de possível semelhança. A empresa alegou ainda a existência de outras marcas semelhantes no mercado, a atuação em Estados e segmentos de mercado diferentes e também que a Fico não está classificada como marca notória pelo INPI.
Em seu voto, o desembargador Federal Paulo Espírito Santo, afirmou que a comprovação da má-fé está atrelada à impossibilidade de desconhecimento da marca Fico, pois ela já havia apresentado notificação extrajudicial ante a marca Ficco. Outra evidência de má-fé, segundo o desembargador, seria a marca Figgo apresentar uma estilização gráfica para as letras "GG" muito semelhante às letras "CC", ficando próxima da expressão Ficco.
O advogado da Israco Indústria e Comércio, detentora da marca Fico, José Eduardo Louzã Prado, afirmou que a empresa demorou para ingressar com o processo porque quase não havia publicidade da Figgo durante o período inicial da marca.
Segundo Guilherme Anders, advogado da área de propriedade intelectual do Machado Meyer Advogados, o fato de ser uma outra linha de produtos não muda a situação. "Tem que proteger o investimento. A marca tem um valor. Não dá pra pegar carona sem autorização", disse.
Com a globalização, segundo Anders, os conflitos de marca têm surgido com maior frequência, antes as marcas ficavam mais nos seus próprios territórios. De acordo com o advogado, a empresa pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Os representantes da detentora da marca Figgo não foram localizados pela reportagem. O INPI não quis comentar o caso e informar se recorrerá da decisão.
A ação foi proposta pela Israco Indústria e Comércio, detentora da Fico, que pedia a anulação do ato administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que concedeu o registro da marca Figgo em 2007. Na 1ª instância, o magistrado decretou a nulidade do registro e condenou a empresa a não usar a marca sob pena de multa diária de R$ 10 mil, a partir do trânsito em julgado da sentença.
No TRF, os desembargadores negaram o pedido do detentor da marca Figgo e do INPI, mantendo a decisão do juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Eduardo André Brandão de Brito Fernandes.
Em seu voto, o desembargador citou o artigo 6º da Convenção da União de Paris, segundo o qual não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição do uso de marcas registradas ou usadas de má-fé.
No processo no TRF, o então detentor da marca Figgo alegou que não foi comprovada a má-fé e, por isso, deveria ser aplicada a prescrição, que teria ocorrido em outubro de 2012. A ação foi proposta somente em janeiro de 2013.
De acordo com a empresa, atitudes passadas demonstraram sua boa-fé, pois ela já havia pedido o registro da marca Ficco, mas desistiu após ser avisada de possível semelhança. A empresa alegou ainda a existência de outras marcas semelhantes no mercado, a atuação em Estados e segmentos de mercado diferentes e também que a Fico não está classificada como marca notória pelo INPI.
Em seu voto, o desembargador Federal Paulo Espírito Santo, afirmou que a comprovação da má-fé está atrelada à impossibilidade de desconhecimento da marca Fico, pois ela já havia apresentado notificação extrajudicial ante a marca Ficco. Outra evidência de má-fé, segundo o desembargador, seria a marca Figgo apresentar uma estilização gráfica para as letras "GG" muito semelhante às letras "CC", ficando próxima da expressão Ficco.
O advogado da Israco Indústria e Comércio, detentora da marca Fico, José Eduardo Louzã Prado, afirmou que a empresa demorou para ingressar com o processo porque quase não havia publicidade da Figgo durante o período inicial da marca.
Segundo Guilherme Anders, advogado da área de propriedade intelectual do Machado Meyer Advogados, o fato de ser uma outra linha de produtos não muda a situação. "Tem que proteger o investimento. A marca tem um valor. Não dá pra pegar carona sem autorização", disse.
Com a globalização, segundo Anders, os conflitos de marca têm surgido com maior frequência, antes as marcas ficavam mais nos seus próprios territórios. De acordo com o advogado, a empresa pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Os representantes da detentora da marca Figgo não foram localizados pela reportagem. O INPI não quis comentar o caso e informar se recorrerá da decisão.
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