A licença da propriedade industrial não só é possível como, em muitos casos, recomendável e até mesmo necessária.
Os registros de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais e
marcas) são ativos de uma empresa como quaisquer outros, apesar de sua
natureza intangível. Assim, eles podem ser emprestados, alugados e
vendidos. No jargão técnico, a venda de um direito de propriedade
industrial é chamada de “cessão” e a locação de “licença”.
O prazo da licença não pode ultrapassar o da validade do registro. No
caso de patentes, esse prazo é de 15 ou 20 anos contados do depósito do
pedido de registro no INPI, dependendo se for um modelo de utilidade ou
uma patente de invenção. Os desenhos industriais têm validade de até 25
anos. Já as marcas vigoram por 10 anos e podem ser renovadas por
períodos iguais e sucessivos, indefinidamente. As licenças podem ser
gratuitas ou remuneradas, neste último caso mediante pagamento de um royalty
estabelecido em valor fixo ou variável, em função do volume de vendas
dos produtos comercializados pelo licenciado que incorporam a
tecnologia, design ou marca.
Normalmente, a remuneração variável é
fixada em valor unitário por produto ou em percentual sobre o preço de
venda. É comum estabelecer um royalty mínimo, semestral ou anual, em valores progressivos, uma vez que a lógica diz que as vendas aumentam com o passar do tempo.
É importante que o titular do direito tenha controle sobre os produtos
fabricados pelo licenciado para zelar que a qualidade destes esteja de
acordo com os padrões por ele determinados e desejados. Por isso, sempre
recomendo que seja incluída uma cláusula nos contratos estabelecendo
que o licenciador deve aprovar, antecipadamente, cada lote de produto
que será colocado no mercado pelo licenciado. O contrato também deve
prever se o licenciado poderá tomar medidas contra eventuais infratores
em seu próprio nome. Em caso positivo, deverá comunicar previamente ao
titular do direito cada violação constatada.
A lei exige que o contrato seja averbado no INPI para produzir efeitos
em relação a terceiros. Assim, nos contratos remunerados a dedução, pelo
licenciado, dos royalties pagos como despesas operacionais
está condicionada a essa formalidade. Da mesma forma a disposição que
confere ao licenciado direito de agir contra infratores. Os contratos
gratuitos, a principio, não precisam ser averbados. A lei também
dispensa essa formalidade para que os documentos de venda emitidos pelo
licenciado sejam aceitos como prova de uso da patente, desenho ou marca,
no caso de alguém requerer a sua caducidade.
Esses são os pontos básicos que todos que forem licenciar a sua
propriedade industrial devem considerar. Evidentemente, outras questões
específicas devem ser analisadas caso a caso.
Outra questão que vale a pena comentar é a razão pela qual – e as
vantagens – de se licenciar a propriedade industrial. Nos contratos com o
exterior, são três os motivos que vislumbro como mais relevantes:
a) interesse do titular do direito no mercado do território do
licenciado; b) redução de custos dos produtos em função da fabricação
local; e c) proteção do registro da patente, design ou marca,
através de seu uso efetivo no território. Esses mesmos critérios se
aplicam nos contratos de licença internos. É fundamental, contudo,
definir claramente a área geográfica para a qual a licença está sendo
concedida, tanto para fins de fabricação como de comercialização, caso
ela não abranja todo o país.
A licença constitui, portanto, uma ferramenta para gerar receita,
aumentar a produção com menor custo e, especialmente no caso das marcas,
difundí-la no mercado.
Concluindo, a licença da propriedade industrial não só é possível como,
em muitos casos, recomendável e até mesmo necessária, sempre tendo em
mente que o segredo do seu sucesso passa pela elaboração de um contrato
que confira ao titular do direito garantias e proteção adequadas.
Fernando Jucá é
advogado, especialista em registro, licenciamento, patentes e direitos
autorais. É sócio do Mesquita Ribeiro, Tavares e Jucá Advogados.
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